Mcilhenny is al sinds jaar en dag bekend om haar flesjes Tabasco. Mag je Tabasco op je flesje zetten als je “Tabasco niet bent” oftewel geen McIllhenny heet? Daarover ging een rechtszaak tussen Cantina Mexicana en Mcilhenny. Cantina heeft een merk ‘Cantina Mexicana’, Mcilhenny heeft een merk ‘Tabasco’. Cantina bracht flesjes met Tabasco pepper sauce op het etiket op de markt. Na een boze brief van Mcilhenny wijzigde Cantina de etiketten naar ‘red sauce made with tabasco pepper’. Dat was onvoldoende volgens Mcilhenny. Mcilhenny startte een rechtszaak.
Tabasco is een merk geworden
Cantina vond het merk Tabasco zo nietig als de pieten omdat het beschrijvend is. Dat is het ook. Tabasco is een soort peper. In beginsel is dan een merk nietig. Uitzondering daarop is als een beschrijvend merk is ‘ingeburgerd’, dat wil zeggen dat mensen het niet langer zien als een beschrijving maar als een merk. Het merk Tabasco was al in 1955 ingeschreven en werd daarvoor al sinds 1880 gebruikt. Mcilhenny had in de periode 2000 tot 2018 een omzet van 42 miljoen dollar in de Benelux en is marktleider in de Benelux voor wat betreft pepersauzen. In diezelfde periode had ze 3,5 miljoen dollar aan reclame en marketing besteed. Derden gebruikten het merk Tabasco in nieuwsartikelen, kookboeken en recepten. Het merk was dus langdurig, grootschalig en intensief gebruikt. Omdat het woord Tabasco groot op de voorkant staat, wordt dat gezien als merkgebruik. Het woord Tabasco is daarmee ‘een merk geworden’, ook al is het beschrijvend.
Geen grote letters gebruiken
Maar maakte Cantina ook gebruik van het merk als merk? Pas dan kan je zeggen dat Cantina merkinbreuk maakt. Je moet kunnen zeggen dat er in je product Tabascopeper zit. De verpakking vermeldde op de voorkant in koeienletters “RED SAUCE made with TABASCO PEPPER”. De kopers denken daardoor dat het een merk is. Een groot deel van de kopers weet niet eens dat tabasco een pepersoort is. Op de verpakking stond weliswaar het merk Cantina Mexicana, maar dat betekent niet dat tabasco op dezelfde verpakking niet ook als merk wordt gezien. Dan rijst de vraag: is er verwarringsgevaar? De gemiddelde consument zal niet echt oplettend zijn gelet op de lage prijs voor een flesje pepersaus. Is er overeenstemming tussen het merk Tabasco en de manier waarop Tabasco op het flesje van Cantina staat? Best wel: Het woord tabasco is visueel dominerend. De consument zal tabasco opvatten als fantasienaam en niet als beschrijving. Ook het uiterlijk van de verpakking vertoont gelijkenis. Bovendien is Tabasco “ingeburgerd” als merk. Dat houdt in dat een merk van oorsprong beschrijvend is, maar dat mensen het als merk zijn gaan zien. In deze zaak vond de rechter het overgelegde marktonderzoek niet eens nodig, zo bekend is Tabasco.
Beschrijving moet beschrijving blijven
Cantina gebruikt het woord Tabasco niet op een eerlijke manier volgens de rechter. Je mag geen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de bekendheid of reputatie van een merk, en dat was precies wat Cantina deed volgens de rechter. Je mag best zeggen dat er Tabasco in zit, maar niet op de voorkant in de grootste letters die er op passen, en dan ergens klein je eigen Cantina-merk. Kleiner op de voorkant mag wel. Cantina vond dat ze het publiek op de hoogte moest stellen dat er tabasco in zit, maar dat deed ze al op de achterkant in de ingrediëntenlijst. Kortom, Cantina moest een andere verpakking verzinnen.
Wat kunt u met deze informatie betekenen voor uw onderneming?
Als iets onrechtvaardig voelt, dan is dat meestal ook zo en heeft de wetgever daar iets op bedacht. Zo ook in het geval waarin een merk van oorsprong beschrijvend is maar heel bekend is geworden omdat u kosten noch moeite heeft gespaard. Ook dan wordt u beschermd. Doet een ander iets met uw merk wat niet ok aanvoelt? Wij beoordelen graag voor u wat uw kansen zijn.
19 mei 2023,
Hub Dohmen
https://nl.linkedin.com/in/hubdohmen
