Stel, je bent bezig met de lancering van een nieuw product of een nieuwe dienst van je bedrijf. Of je bent daar als online marketeer mee bezig voor je klant (die je wellicht blij kunt maken met de informatie in dit artikel). Dan is het niet leuk als er iemand aanklopt wegens merkinbreuk: stoppen met die naam of betalen. In China kwam dat regelmatig voor. Zo betaalde Apple in 2012 zestig miljoen (!) voor de overdracht van de Chinese ‘Ipad’ merkregistratie. Tenzij het windowdressing is, lijkt er in China een einde aan dat soort praktijken te komen door een nieuwe Chinese waakhond. Die kan bij merkkaping (‘trademark squatting’) boetes opleggen en zelfs bedrijven sluiten. Misschien moeten we de Chinese wetgeving overnemen. Want hoe zit het eigenlijk in Nederland?
Hoe gaat merkkaping in zijn werk?
EBB (een Engelse Limited) was op het idee gekomen om in Pakistan willekeurige fantasiewoorden als merk te registreren, en die registraties elk half jaar te vernieuwen. Het Pakistaanse merkenregister is niet openbaar. Als dan een groot bedrijf of een marketingbureau bij het verzinnen van een naam dat Pakistaanse merk niet ziet, en in de Benelux een merk deponeert dat er op lijkt is het kassa. Dan komt EBB in beweging. Ze registreert het Pakistaanse merk dan ook als Beneluxmerk. Vervolgens probeert ze de merkregistratie van de ‘nieuwkomer’ te verhinderen met een beroep op haar eerdere Pakistaanse merk, en stuurt ze sommaties om maar met de ‘merkinbreuk’ te stoppen.
MERKENRECHT SPECIALIST NODIG?
Neem contact op met Dohmen advocaten, merkenrecht advocaten
Samsung trapte niet in de merkkaping – en de rechter ook niet
EBB probeerde dat ook met Samsung. Samsung had de naam ‘Bixby’ gedeponeerd als merk voor haar Galaxy AI-assistent. EBB wilde de registratie verhinderen op grond van haar Pakistaanse merk ‘Bibby’, en sommeerde Samsung ook nog eens om het gebruik van de naam Bixby te stoppen. De rechtbank trapte daar in 2019 al niet in. Hier was sprake van depot te kwader trouw. De honderden bedrijven van de enig directeur/aandeelhouder van EBB grossierden wereldwijd in merken zoals Tesla, Apple enz. Doel was niet om het merk als merk te gaan gebruiken. Doel was speculeren op de waardestijging van het merk, volgens de verklaring van de directeur van EBB. Als het eruit ziet als een hond… Plat gezegd houdt de verklaring gewoon in dat de merken worden geregistreerd om belanghebbenden een poot uit te draaien. EBB was het niet eens met het vonnis en ging in hoger beroep. Eerder dit jaar kwam er uitspraak in dat hoger beroep: EBB kreeg wederom ongelijk. De directeur/aandeelhouder van EBB was ook nog eens persoonlijk aansprakelijk voor 42k aan proceskosten en de nog te bepalen overige schade van Samsung.
Wat kun je met deze informatie doen voor je onderneming?
Weet dat ze bestaan, dit soort cowboys. Uiteindelijk trek je bij merkkaping aan het langste eind. Of je ook tot het eind wil gaan hangt natuurlijk af van de vraag hoe belangrijk het merk voor je is. Ga in elk geval niet meteen op de grond liggen met de pootjes omhoog. Dat kan altijd nog.
Lees-verder-tips:
Jan Smolders, 4 oktober 2021.
Deze column verscheen eerder op de website van Emerce.info@dohmenadvocaten.nl
http://twitter.com/Jan_Smolders
http://nl.linkedin.com/in/jansmolders