In de chocoladedecoratiebusiness (3 x woordwaarde) gaat kennelijk genoeg geld om voor jarenlange financieel risicovolle procedures over namaak. Uit de rechtszaak die ik hieronder beschrijf, volgen enkele waardevolle tips voor u als ondernemer.
Twee ex-medewerkers starten namaak (of toch niet?)
Deze rechtszaak is weliswaar al weer enkele maanden geleden, maar hij is nog steeds instructief. Dobla maakt kort gezegd de tierelantijntjes die u op de taart aantreft. Twee ex-medewerkers van Dobla starten een eigen concurrerende onderneming, Chocolate King. Ik ben zelf geen chocoladefan, maar zelfs ik kreeg trek toen ik de foto’s zag.
Enkele decoraties van Chocolate King lijken volgens Dobla wel erg op die van Dobla: staafjes, iets wat op boterkrullen lijkt en op schelpen gebaseerde toeters.
Namaak geen inbreuk auteursrecht: was er al / niet creatief / voldoende afwijking
Dobla vond dat er inbreuk was gemaakt op haar auteursrecht. Maar was dat ook zo? De rechter vond dat er helemaal geen auteursrecht op de staafjes zat: ‘hoezo is dit origineel, gelet op alle staafjes die er al zijn?’. Ook in de krullen kon de rechter geen creativiteit ontwaren: de vorm onstond immers ‘at random’, net zoals een boterkrul ontstaat wanneer je een lepel langs harde boter schraapt. Een streepje er op in een andere kleur maakt het niet ineens wèl creatief. En zelfs àls er al auteursrecht zou zijn, was Chocolate King voldoende afgeweken van de staafjes en de krullen. De toeter/schelp was wel creatief genoeg voor auteursrecht. Omdat er al zoveel chocoladeschelpjes op de markt waren, was de beschermingsomvang van het schelpje echter wél erg klein. Exact dit schelpje mocht niet, maar de kleine afwijking door Chocolate King was voldoende om genoeg af te wijken. Dus ook de schelpen mochten blijven (zie ook onze gratis spoedcursus beoordeling auteursrecht).
Geen bewust kapotmaken, geen slaafse nabootsing
Dobla vindt dat Chocolate King slaafs nabootst (lees hier wat dat is), omdat zij “bewust en opzettelijk de meest succesvolle producten van Dobla heeft gekopieerd om aldus de afnemers van Dobla naar zich toe te trekken”. Nou is bewustheid geen criterium voor slaafse nabootsing, maar met slechts een ‘kopie’ van drie van de driehonderd producten is er hoe dan ook geen aanwijzing dat Chocolate King bewust heeft geprobeerd Dobla te schaden.
Bewust of onbewust, van slaafse nabootsing (hier nog een voorbeeld) was geen sprake. De staafjes had Dobla gebaseerd op oudere staafjes van een andere concurrent en Chocolate King had dezelfde inspiratiebron. Als er dus al iemand mocht klagen dan was dat die oudere concurrent en niet Dobla. Voor wat betreft de krul en het schelpje week Chocolate King voldoende af, zodat geen van de afnemers (allen professionals) in verwarring kon raken.
Geheimhoudingsbeding niet bewijsbaar geschonden: reverse engineering kan ook
Dobla dacht veilig te zijn toen ze haar (thans ex-)medewerkers een geheimhoudingsbeding liet ondertekenen. Uit een deskundigenrapport volgde echter dat iedere chocolademaker met (wettelijk toegestane) reverse engineering tot het zelfde resultaat kan komen. De machine-inrichtingen verschillen ook aanzienlijk. Kortom, er zijn geen aanwijzingen van schending van het geheimhoudingsbeding.
Geheimhoudingsbeding is geen nonconcurrentiebeding!
Dobla lijkt het geheimhoudingsbeding uit te willen leggen als een verbod “om ooit nog in de chocolade-industrie te werken, omdat zij nu eenmaal beschikten over bij Dobla opgedane kennis van het productieproces die zij dan noodzakelijkerwijs zouden moeten aanspreken”. Dit is een fout die veel ondernemers maken, al dan niet ingegeven door het feit dat ze gewoon het concurrentiebeding vergeten zijn op te nemen en tegen beter weten dan op de geheimhouding wijzen. Dus nee, het stond de ex-werknemers vrij om hun voormalige werkgever te beconcurreren.
Richtlijn/wet bedrijfsgeheimen biedt ook geen soelaas
Dobla beriep zich nog op de EU-Richtlijn bedrijfsgeheimen uit 2016 (die overigens op het moment van publicatie van dit artikel is omgezet in wetgeving: de ‘Wet bescherming bedrijfsgeheimen‘). Hoewel die Richtlijn helemaal niet van toepassing kon zijn ( de start van de ‘inbreuk’ dateerde van voor 2016), had die Richtlijn/wet toch niet geholpen. De Richtlijn bepaalt namelijk dat werknemers niet mogen worden beperkt “in het gebruik van ervaringen en vaardigheden die zij op eerlijke wijze tijdens de normale uitoefening van hun functie hebben opgedaan.”. Wat er nog meer fout kan gaan als u de regels rond bedrijfsgeheimen niet kent, leest u in deze column over een rechtszaak tussen Wärtsilä en Aegir Marine.
Geen onrechtmatige voorsprong
Ook van een onrechtmatige voorsprong was geen sprake (hier een voorbeeld waar dat anders was). De gebruikte machine was immers geheel anders en er was niet aangetoond dat een ander meer tijd nodig zou hebben gehad om de productie draaiend te krijgen.
Advocaat namaak nodig?
Bel vrijblijvend
Moraal van dit verhaal
Voordat u gaat procederen over namaak, ga eens kritisch bij uzelf na of het écht zo creatief of nieuw is wat u maakt vergeleken met wat er al was. Als dat niet zo is, ga dan gewoon verder met waar u goed in bent, en doe dat beter dan de rest. En haal nog eens de stofkam door uw contracten: staat er wel wat u altijd dacht dat er staat? Zo nee, laat uw contracten aanscherpen. En als u de ‘namaker’ bent, schrik dan niet direct als u een sommatie op de mat krijgt: er wordt veel geblaft op basis van niet bestaande ‘rechten’. Met een goed verweer wordt u dan niet gebeten. Wij kunnen u met onze jarenlange expertise helpen bij het opstellen van een dergelijk verweer.
Lees-verder-tips:
12 maart 2019, Jan Smolders
Dohmen advocaten
twitter: https://twitter.com/Jan_Smolders
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/jansmolders
i: www.dohmenadvocaten.nl