Het hebben van een niet-onderscheidend beeldmerk brengt risico’s maar ook kansen met zich mee. Het risico is dat anderen er mee aan de haal gaan. De kans is dat je merk inmiddels zo bekend is dat het is “ingeburgerd”.
Casa tegen Interstyle over: Casa
Over een dergelijke kwestie ging Casa tegen Interstyle. Casa heeft al sinds 1975 winkels in interieurartikelen. Ze heeft twee Casa-beeldmerken, een Casashops woordmerk en een domeinnaam casashops.com. Interstyle heeft een interieurwinkel 650 meter van de vestiging van Casa in Utrecht. Op de gevel van Interstyle staat onder andere ‘Casa wonen’. Interstyle heeft diverse domeinnamen met Casa er in. U begrijpt: dat kan niet lang goed gaan. Casa startte een procedure. Interstyle diende een tegenvordering in. Interstyle wilde onder andere de merken van Casa vernietigd dan wel vervallen zien.
Wanneer kan een merk vervallen worden verklaard?
Een merk kan vervallen worden verklaard als het niet normaal gebruikt is in de afgelopen vijf jaar. Dat heeft te maken met de ‘vrijhoudingsbehoefte’. Het kan niet zo zijn dat de merkenregisters ‘vervuild’ raken met ongebruikte merken die de concurrent dan niet zou mogen gebruiken.
Interstyle klaagde dat de Casa-merken door Casa niet normaal werden gebruikt. Op diverse producten en op kaartjes die aan de Casa-producten hingen stond echter het woord Casa. Voor 1987 was het niet mogelijk om merken voor diensten te registreren. Casa had nadien het woord Casa niet als dienstmerk geregistreerd maar dat was niet erg. Immers, wie iets voor 1987 als dienstmerk gebruikte kan volgens de Benelux-wetgeving toch een beroep op merkbescherming doen, ook al ontbreekt de inschrijving. Het dienstmerk Casa was dus niet vervallen.
Wanneer kan een merk worden vernietigd?
Een merk kan worden vernietigd als het geen onderscheidend vermogen heeft. Als een merk louter beschrijvend is (‘Bakker’ voor een bakker), is het niet onderscheidend. Interstyle voelde zich gesteund door een eerdere rechtszaak bij het Europese merkenbureau waarin een Europees Casa-beeldmerk als niet onderscheidend werd beschouwd. Dat gold echter alleen voor Italië, Spanje en Portugal. Casa is geen gebruikelijk woord in Nederland. Casa staat wel in de Italiaanse, Spaanse en Portugese woordenboeken, maar niet in de Nederlandse. Dat is relevant, omdat het in de huidige kwestie (ook) Benelux-merken betrof. ‘Huis’ is niet beschrijvend voor het assortiment van Casa (huishoudelijke en decoratieve artikelen). De rechter achtte ook het volgende relevant. Casa maakte op grote schaal gebruik van haar merken. Uit marktonderzoek bleek verder van grote bekendheid van het Casa-logo: 84%. Er was dus (ook) sprake van inburgering. De merken werden dus niet vernietigd. Een dergelijk marktonderzoek valt of staat met de juiste vragen. Wij kunnen u verwijzen naar bureaus die daar meester in zijn.
Geen gebruik als merk
Terug naar de vorderingen die Casa had ingesteld. Er was volgens de rechter geen sprake van merkgebruik door Interstyle. Alleen het woord Casa op de pui en een niet-actieve website was onvoldoende om te zeggen dat Interstyle ‘Casa’ niet alleen als handelsnaam maar ook als merk voor waren of diensten gebruikte. Het woord ‘Casa’ kwam dus niet voor op de producten die Interstyle aan de man bracht.
Gebruik anders dan als merk: ongerechtvaardigd voordeel
Je kunt ook merkinbreuk plegen als je een merk gebruikt anders dan als merk (dus bijvoorbeeld als handelsnaam). Van een dergelijke merkinbreuk is sprake bij ongerechtvaardigd voordeel trekken uit, of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of reputatie van een merk. Dat moet je dan wel bewijzen en dat kon Casa niet.
Handelsnaaminbreuk
Wel was er sprake van handelsnaaminbreuk omdat Interstyle het merk ‘Casa’ in haar handelsnaam gebruikte. Daardoor ontstond verwarringsgevaar. Dat verwarringsgevaar bleek al uit de eigen stellingen van Interstyle in haar tegenvordering. Interstyle moest dus stoppen met het gebruik van het woord ‘Casa’ in haar handelsnaam en domeinnamen.
Wat kunt u met deze informatie doen voor uw onderneming?
Als u aan uw water voelt dat er iets niet klopt aan wat de concurrent doet, is dit juridisch vaak ook zo. Linksom of rechtsom. Oftewel: geef niet te snel op als uw broodwinning in gevaar komt. Twijfels over de vraag of datgene wat de concurrent doet wel mag? Neem dan contact met ons op.
17 april 2023,
Hub Dohmen
https://nl.linkedin.com/in/hubdohmen