Stel, u bouwt machines en heeft voor de bouw daarvan regelmatig onderdelen van een bepaald merk nodig. Een behoorlijke kostenpost, omdat andere goedkopere merken gewoon onvoldoende kwaliteit leveren en u liever geen “hij doet het niet” van uw klanten wil horen.
U weet dat een officiële distributeur in een ander EU-land goedkoper is en vraagt hem om aan u te leveren. Zo gezegd, zo gedaan. De prijzen van uw machines kunnen omlaag. Dan valt er een brief van de advocaat van de merkhouder op de mat: dit is merkinbreuk, want deze merkproducten komen van buiten de EU. Que? Een terechte vraag, die we vaak op ons gratis juridisch spreekuur krijgen.
Verdere verhandeling goederen binnen de EU
Als de merkhouder in de EU een product in het verkeer brengt, moet hij daarna niet piepen als dat product in andere EU-landen opduikt. In juridische taal: het recht van de merkhouder zich te verzetten tegen verdere verhandeling binnen de EU is dan “uitgeput”. Zelf merkproducten van buiten de EU (eigenlijk: EER ) importeren, ook al zijn ze origineel, mag niet want dat is merkinbreuk. De merkhouder zal in veel landen buiten Europa een lagere prijs hanteren en hoeft er dan geen rekening mee te houden dat zijn afzet in Europa afneemt omdat zijn product uit een lage-prijzen-land wordt geïmporteerd. U weet één ding zeker: deze producten komen gewoon van binnen de EU!
Risico verlies leverancier
U weet ook, dat als u aangeeft “ja maar, deze producten komen van binnen de EU”, dat de rechter dan in koor met de merkhouder zegt: “bewijs dat maar”. Als u het bewijs niet levert, zult u worden veroordeeld wegens merkinbreuk. Als u wel het bewijs levert dat de producten van binnen de EU zijn, dan wordt mogelijk de overeenkomst tussen de merkhouder en uw leverancier niet verlengd, of uw leverancier durft niet meer aan u te leveren. Dan bent u uw leverancier kwijt. Er is één uitzondering op de plicht om de leverancier te noemen, en dat is wanneer er een reëel gevaar bestaat dat de merkhouder binnen Europa muurtjes gaat bouwen om binnen Europa verspreiding tegen te gaan. Met “muurtjes” bedoel ik een verbod opgelegd door de merkhouder aan de distributeur om, zelfs als iemand er om vraagt, in een ander EU-land te leveren. Dat zou in strijd zijn met de regel “vrije verdere verhandeling binnen de EU”. Dat gevaar moet u dan echter wel kunnen bewijzen.
Enorm lastig bewijs
Hoe lastig dat is, bleek in een rechtszaak die Converse was gestart tegen Aspo. Dat is tenenkrommend ingewikkeld, zie de tussenuitspraak uit 2014 onder 9.7. Dan komt in september 2015 het vervolg: de “inbreukmaker” komt met diverse uitspraken uit de jaren 90 van rechters uit andere landen. Uit die uitspraken zou blijken dat Converse binnen Europa markten afschermt. Converse geeft aan dat haar organisatie sinds de overname door Nike in 2003 geheel anders is (zonder te erkennen dat ze in de jaren 90 wel markten afschermde). De rechter hakt een knoop door voor wat betreft hoe ver er terug zal worden gegaan in de historie: vijf jaar. De rechter kijkt of er genoeg bewijs is dat in die afgelopen vijf jaar markten zijn afgeschermd. Het gevaar kan dus alleen bewezen worden door gedrag uit het verleden.
Geen enkele distributeur helpt je vrijwillig aan het bewijs
En dan volgt een opsomming van alle bewijsmiddelen, waarvan u als niet-jurist zou zeggen “ha, nu hebben we ze!”. Bijvoorbeeld: een reactie van een Italiaanse distributeur dat zij niet buiten het eigen gebied kan verkopen en dat hun organisatie daarop niet is ingericht. De rechter vond dat onvoldoende: als er nou had gestaan dat zij niet buiten het eigen gebied mag verkopen was het anders geweest. Maar ja, welke distributeur gaat dát nou schrijven als er écht afscherming van markten zou zijn en zij dus moet vrezen voor niet-verlenging van haar contract?
Conclusie & moraal van dit verhaal
Eind van het liedje is, dat in dit geval de “inbreukmaker” toch zijn leverancier zal moeten noemen.
Moraal van dit verhaal: kunt u hetzelfde merk binnen de EU goedkoper krijgen van een officiële distributeur, vooral doen, maar bouw er niet uw toekomst op.
mr. Hub Dohmen
Deze column werd in januari 2016 geplaatst op Engineersonline.