Verval merk Monopoly? Al sinds 1934 is het bordspel ‘Monopoly’ op de markt. Uiteraard heeft uitgever Hasbro de naam geregistreerd als merk. Een paar handige jongens uit Kroatië dacht: we gaan een bordspel maken dat ‘Drinkopoly’ heet. Ze vroegen een Europees merk ‘Drinkopoly’ aan. Hasbro protesteerde tegen die aanvraag. Zo’n protest heet ‘oppositie’. In 2017 werd als gevolg van dat protest de merkregistratie voor ‘Drinkopoly’ geweigerd. Daar loopt op het moment van schrijven van dit artikel (21 september 2021) nog beroep tegen bij een Europese instantie.
Merkhouder moet bewijzen dat hij merk niet ongebruikt laat
De makers van ‘Drinkopoly’ – een lange naam dus laat ik ze maar ‘Drinkopoly’ noemen – besloten echter terug te slaan. Als merkhouder ben je verplicht om je merk te gebruiken. Doe je dat niet, dan kan na een periode van vijf jaar jouw merk vervallen worden verklaard. De reden daarachter is dat het in het algemeen belang is dat de mogelijkheden om een naam voor je product te kiezen niet onnodig worden beperkt. Met een mooi Duits woord: ‘Freihaltebedürfnis’. Wie in het merkenregister grote merknamen intypt, ziet dat elk bijna elk groot merk ontelbare keren in dat register voor komt. Wat daarbij opvalt, is dat ongeveer elke vijf jaar weer een nieuwe merkinschrijving plaats vindt. Daarbij is vaak net een klein verschil in de soort goederen of diensten te zien. De reden is duidelijk: dat is een manier om de gebruiksplicht te omzeilen, of de daaraan gekoppelde plicht om te bewijzen dat je het merk wèl gebruikte. Wie het verval van een merk wilde inroepen, kwam dan van een koude kermis thuis: die werd gewoon om de oren geslagen met het nieuwe merk.
Omzeilen bewijslast ter voorkoming verval merk mag niet
Drinkopoly vond die praktijk oneerlijk. En daar kreeg Drinkopoly gelijk in. Het herdepot was te kwader trouw voor wat betreft de producten en diensten die vijf jaar geleden ook al in het vorige depot stonden. Het merk ‘Monopoly’ uit 2010 is in 2019 door een Europese instantie voor een groot aantal producten en diensten vervallen verklaard in de EU. Hasbro is daartegen in beroep gegaan, maar kreeg in 2021 wederom ongelijk.
Dus alsnog gebruik merk bewijzen om verval merk te voorkomen
Ik ga er van uit dat die beslissing ook zijn weerslag zal vinden in de beroepszaak over het ‘Drinkopoly’-merkdepot. Betekent het gedeeltelijke verval van het merk ‘Monopoly’ uit 2010 nou het einde van het monopolie op ‘Monopoly’? Nee, want de oudere ‘Monopoly-merken’ bestaan nog steeds. Het betekent vermoed ik vooralsnog alleen dat Hasbro straks zal moeten bewijzen dat ze de oudere ‘Monopoly-merken’ in de laatste vijf jaar normaal heeft gebruikt. Dat kan overigens behoorlijk wat voeten in aarde hebben, zoals McDonald’s eerder merkte toen ze woordmerk “Big Mac” kwijtraakte.
Wat kun je met deze informatie doen voor je onderneming?
Wil je een bepaald woord als merk gebruiken, en kom je tot de ontdekking dat dit woord of iets dat er op lijkt al als merk is geregistreerd? Dat hoeft niet meteen het einde te betekenen. Stel dat je ziet dat hetzelfde woord elke vijf jaar opnieuw wordt gedeponeerd. Dan is dat een aanwijzing dat de deposant er zelf niet zeker van is of hij wel kan aantonen dat hij het merk voor al die klassen normaal gebruikt. Om met Johan Cruijff te spreken: ‘je gaat het pas zien als je het doorhebt’. Als je belang groot genoeg is bij het gebruik van een bepaald woord, kan het zin hebben om te graven en door te zetten, zoals Drinkopoly doet.
Lees-verder-tips:
- 27 augustus 2021: Als een merk een soortnaam is geworden, biedt dat kansen voor de concurrent en risico’s voor de merkhouder. Lees in Jacuzzi’s, Center Parcs en doorhaling soortnamen als merk welke dat zijn. Artikel van onze Jan Smolders.
- 14 oktober 2020: Jouw productnamen worden ineens geregistreerd als merk door een ander: jouw voormalig distributeur. En nou probeert hij ook nog dat merk tegen jouw nieuwe distributeur in te zetten! Kun je daar iets tegen doen? Ja, dat kan! Column van onze Jan Smolders.
- 24 september 2020: Wil je je slogan als merk gebruiken? Of heb je met iemand anders een discussie over slogans en merken? Lees deze column over slogans en merkenrecht van onze Hub Dohmen voor Frankwatching, waarin hij een rechtszaak rondom de slogan “Ik wil van mijn auto af” bespreekt.
- 29 maart 2017: De overeenkomst tussen Asterix en fastfoodburgerketen Wendy’s uit Goes. Column van onze Jan Smolders.
- Algemene informatie over merkenrecht.
Jan Smolders, 23 september 2021
info@dohmenadvocaten.nl
http://twitter.com/Jan_Smolders
http://nl.linkedin.com/in/jansmolders
