Voor zwart op wit-tekst klik op de groene knop hieronder.

Poort naar vernietiging gesloten voor sleutelfabrikant

U heeft er vast minstens één in uw broekzak: een Silca-sleutel. Silca maakt onder meer blinde sleutels zodat anderen daarvan een "echte" sleutel kunnen maken. Silca gebruikt codes om het merk en type van het slot waar de sleutel in past, aan te geven. Dat zijn codes als AKR11R en dergelijke. In mei 2010 laat Silca vijfentwintig van die codes als merk inschrijven via een "spoedregistratie".

Duitman is de grootste distributeur van Silca in Nederland en België. Zij verkoopt eveneens sleutels van met Silca concurrerende merken. Duitman maakt gebruik van dezelfde codes voor sleutels die niet afkomstig zijn van Silca, voorafgegaan door een stukje eigen code. Duitman gebruikt de codes onder meer op bestellijsten en op sleuteldoosjes, op barcode-kaartjes en in het geautomatiseerde bestelsysteem.

Drie dagen na de merkinschrijving stuurt Silca een boze fax naar Duitman: merkinbreuk, ongeoorloofde mededinging en ongeoorloofde vergelijkende reclame door het gebruik van de codes volgens Silca. Duitman springt niet zo hoog als Silca wenst en Silca stapt naar de rechter: of Duitman o.a. maar even een recall wil doen en aan wil geven wie haar klanten zijn.

Silca blijft er bij: volgens haar trekt Duitman ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van de Silcacodemerken, doet ze afbreuk aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van die (code)merken en veroorzaakt nodeloos verwarring bij de klanten, helemaal nu Duitman bij veel van haar cliënten bekend staat als de officiële distributeur van Silcasleutels.

Duitman pakt flink uit: zij komt met een verklaring van de heer Massimo Bianchi. Daarin staat onder andere het volgende. Silca is van oorsprong een bedrijf van de familie Bianchi. Massimo Bianchi verklaart dat zijn vader de bedenker is van de codes en dat dit systeem is overgenomen door talloze sleutelfabrikanten. Daarnaast heeft Duitman meegewerkt aan het bedenken van dit systeem en uitdrukkelijk toestemming gekregen de codes te gebruiken. Nu Silca in andere handen is probeert Silca ineens het systeem van de sleutelcodes te monopoliseren. Kijk, daar heb je wat aan, aan zo'n verklaring. Duitman geeft verder aan dat zij al veertig jaar met Silca samenwerkt, dat het dus logisch is dat haar systeem hetzelfde is en dat Silca nooit eerder heeft geprotesteerd. Pas toen Silca koos voor een andere distributeur in Nederland is Silca bezwaar gaan maken. Duitman zegt dat de codemerken niet aangeven uit welke fabriek de sleutels komen maar alleen voor welk slot de sleutel is bedoeld. Het is niet meer dan logisch en ook gebruikelijk in de branche om de Silcacodes daarvoor te gebruiken, omdat Silca nu eenmaal de grootste is. De slotcode is daarmee een soortnaam geworden. Van verwarringsgevaar is ook al geen sprake, omdat alleen professionele sleutelkopieerbedrijven de sleutels afnemen. Die weten heel goed of zij Silcasleutels of sleutels van een concurrent afnemen. Bovendien staat op elke sleutel het merk van de sleutelproducent afgebeeld.

De kortgedingrechter gaat mee met het betoog van Duitman: alleen als voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter de merken van Silca in stand laat, kan Silca gelijk krijgen.

De wet zegt dat een merk kan worden vernietigd als het merk niet dient om de herkomst uit een bepaalde onderneming aan te geven. Het merk Silca is bedoeld om aan te geven dat de sleutel uit de Silcafabriek komt; de codemerken zijn echter alleen bedoeld om de bestemming aan te geven, d.w.z. voor welk slot de sleutel is bestemd. Een benaming die de bestemming aangeeft of die in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk is geworden, kan niet als merk dienen. Dus zou het wel eens heel goed kunnen zijn dat de bodemrechter de codemerken vernietigt. In het kort geding heeft Silca dus niets aan de codemerken. Van verwarring is ook al geen sprake omdat steeds duidelijk is om welk merk sleutel het gaat.

Daarnaast komen nog de proceskosten aan de orde. In zaken betreffende intellectuele eigendom is de verliezer geen - laag - forfaitair bedrag verschuldigd, maar de "redelijke en evenredige gerechtskosten". Daar moet uw advocaat dan wel expliciet om vragen, anders krijgt u het forfaitaire bedrag. Silca had 31.000 euro gevraagd voor het geval Silca zou winnen; Duitman had "de proceskosten" gevraagd voor het geval Duitman zou winnen. De rechter interpreteert dat niet als een vordering van de "redelijke en evenredige gerechtskosten", zodat Silca dus maar 1.000 euro forfaitaire proceskosten aan Duitman hoeft te vergoeden.

mr. Jan Smolders.

Gepubliceerd op alurvs.nl

Specialist sommatie merkinbreuk nodig? Dohmen advocaten: uw advocaat gespecialiseerd in merken en meer. Gratis spreekuur 013-5821987 of op ons advocatenkantoor.


 
Dohmen advocaten bv | Sportweg 8 | 5037 AC Tilburg | 013-5821987 | info@dohmenadvocaten.nl | KvK: 18076457 | BTW: NL8141.55.637.B.01