Voor zwart op wit-tekst klik op de groene knop hieronder.

Vormmerk registreren bij afloop octrooi: goed idee

Eerder vermeldden wij op deze site als reactie op de vraag "Ik heb een octrooi dat bijna afloopt. Kan ik nog iets doen om toch iets van bescherming over te houden?" het volgende:

"De uitvinding zelf is 'vogelvrij' na twintig jaar. Als de uitvinding een product betreft kun je hooguit nog iets met de bescherming van het uiterlijk van het product, als dat uiterlijk niet geheel technisch bepaald is. Het uiterlijk moet echter nieuw zijn, dus een modelrecht op het oude uiterlijk gaat niet lukken; wel zou je het uiterlijk kunnen redesignen om je meer te onderscheiden van de concurrentie die gaat komen. Op het uiterlijk zou ook eventueel auteursrecht kunnen rusten. Voor auteursrecht hoef je niets te registreren, omdat dit vanzelf ontstaat bij de creatie van het uiterlijk. Een vormmerk is ook nog denkbaar; daarbij is het echter 'jammer' dat er ooit een octrooi op rustte, zoals Capri-Sun merkte toen haar vormmerk op een limonade-stazakje werd vernietigd."

Mocht u die laatste zin hebben opgevat als "oh er zat octrooi op, dus een vormmerk is zinloos", dan raad ik u aan deze column door te lezen tot het einde.

De procedure in Nederland

De vorm van het Capri-Sun stazakje was technisch bepaald volgens de Nederlandse rechter, en als een vorm "noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen" kan die vorm volgens de wet geen merk zijn. In die Nederlandse Capri-Sun uitspraak tussen Capri-Sun en Van Doorne oordeelde de Haagse rechtbank weliswaar dat Capri-Sun het merk moest doorhalen, maar bepaalde daarbij tevens dat als Capri-Sun in hoger beroep wilde gaan, die plicht tijdelijk in de koelkast kon. Capri-Sun heeft hoger beroep ingesteld en het merk nog niet doorgehaald, in afwachting van de uitspraak in hoger beroep. Dat kan nog wel even duren.

De procedure in België

Het merk bestaat dus nog, en Capri-Sun zwiept daar lustig mee in het rond tegen eenieder die limonade verkoopt in stazakjes met gelijke vorm. Zo ook in België, waar Capri-Sun een kort geding startte tegen meerdere limonadefabrikanten en -handelaren tegelijk. De wederpartij wilde dat het kort geding geschorst zou worden tot er in Nederland een definitief oordeel zou zijn over de nietigheid van het merk, de rechter wilde daar niet van weten: bij de eerste definitieve nietigverklaring zou zijn vonnis immers zijn kracht verliezen en de merkhouder mag het recht om in kort geding een stop te vragen niet worden ontzegd in de tussentijd. In een vonnis van meer dan vijftig pagina's passeerden allerlei redenen waarom het merk moest worden vernietigd de revue, waarvan ik er slechts twee uitlicht.

Technisch bepaald?

De Belgische rechter oordeelde als eerste dat een foto prima dienst kon doen om een vormmerk te registreren. De Belgische rechter kwam daarna voor dezelfde vraag te staan als de Nederlandse: is de vorm technisch bepaald? De Nederlandse rechter had gekeken naar het productieproces: dáárin was de vorm technisch bepaald. De Belgische rechter zei: je moet technische noodzaak bekijken vanuit de consument, en niet vanuit het productieproces. De rechte randen van de stazak zijn minder ergonomisch en liggen minder goed in de (kinder-)hand dan afgeronde randen waardoor de stazakjes van Capri-Sun zelfs onpraktischer worden voor de consument vergeleken met stazakjes met afgeronde ergonomische vormen.

Oorzaak en gevolg door elkaar

Aantonen dat alle wezenlijke kenmerken van de vorm een functie (tot gevolg) hebben, is niet voldoende om het vormmerk onderuit te krijgen; nee, je moet dan aantonen dat de technische functie zelf de oorzaak is van die vorm. Oorzaak en gevolg werden door elkaar gehaald door de namakers: de rechter citeerde nog maar eens een hogere rechter die het vormmerk Rubiks cube had beoordeeld. Daarin zei de hogere rechter dat de zwarte lijnen op een Rubik's cube ook geen gevolg zijn van het draaivermogen van de kubus, omdat je prima een kubus met draaiende vlakken kan maken zonder zwarte scheidingslijnen.

Enorm veel mogelijkheden andere vorm stazakje

Er zijn veel andere mogelijkheden voor de vorm van een limonadestazakje, waarvan de rechter een leuke collectie van enkele tientallen in zijn vonnis weergeeft. De vraag is niet of de vorm een functie vervult, maar wel of de vorm noodzakelijk (de oorzaak) is om die functie te vervullen. De talrijke alternatieven sluiten dat uit. Dus bij een verbod om het Capri-Sun-zakje na te maken, hebben concurrenten meer dan genoeg mogelijkheden voor alternatieve

vormen met gelijkwaardige functionaliteit (want daar gaat het in feite om in het "technische uitkomst"-wetsartikel).

Uitspraak

De Belgische rechter oordeelde dat het vormmerk van de Capri-Sun-stazak niet hoefde te worden vernietigd, dat de concurrent inbreuk maakte op dat merk en dat de anderen moesten stoppen met deze zakjes.

Moraal van dit verhaal

Wat leren we hier nou uit? Drie dingen. Als eerste dat Belgische rechters uitstekend gemotiveerde vonnissen schrijven, die kunnen dienen om hun Nederlandse collega's te overtuigen. Ten tweede dat je nooit bij de pakken moet neerzitten als de eerste rechter je ongelijk geeft. En ten derde, van mogelijk enorm praktisch nut voor u: deponeer al uw producten als vormmerk en zie later maar of het stand houdt. Wast een berg, kost een beetje.

Lees-verder-tips

Ook interessant voor u: column 15 februari 2016: Falende elektronica: welke norm ? Het ene na het andere apparaat waar je de onderdelen hebt ingebouwd geeft een foutmelding. En dan wil je leverancier ook nog betaald worden voor die rommel!

mr. Hub Dohmen.

http://twitter.com/hdohmen
http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

Deze column werd in mei 2016 gepubliceerd op Engineersonline.

Specialist octrooi of vormmerk nodig? Dohmen advocaten: uw advocaat gespecialiseerd in merken, octrooien en meer. Gratis spreekuur 013-5821987 of op ons advocatenkantoor.


 
Dohmen advocaten bv | Sportweg 8 | 5037 AC Tilburg | 013-5821987 | info@dohmenadvocaten.nl | KvK: 18076457 | BTW: NL8141.55.637.B.01